专利侵权｜修理可以，但别成“再造”了

原创： 毛慧恒

众所周知，在专利侵权的判定中，为生产经营目的而为的制造，是典型的侵权行为。但对于经使用后损耗、损坏的产品，尤其是反复使用后近于耗尽的产品，其再次的修复是否属于“制造”（又称“再造”）？则颇有争议了。

基于“权利用尽原则”，经专利权人同意后售出的产品，买方对于该产品的使用、转售行为当然不再视为侵权，而对于产品损坏后的修理，则是属于恢复产品的使用功能，不同于产品的制造，修理亦是产品使用的一部分。止于此，尚不构成争议。然而，若当产品的正常使用期限将近，对其维修内容过多、部件大幅更换、延长了其使用寿命，是否属于再造呢？同样的，在产品使用过程中，直接对产品进行改造，增加新的技术功能，又是否属于制造呢？

试看一案例。在河南省高院终审的一起实用新型专利侵权纠纷案件（（2014）豫法知民终字第61号案）中，该案中有着如下的论断。

一审观点：

“本案中，胜达公司在原有专利产品基础上进行了改造，其改造部分的产品特征与毅兴公司享有专利产品的技术特征相同，仅其壳体顶部与原有的正、负压门相连。一般来说，毅兴公司将其专利产品销售给购买方后，即无权再干涉购买方对该产品的使用与再次销售。然而胜达公司对该产品的部分进行改造后，改造后的产品技术特征已完全落入了毅兴公司专利权的保护范围，且改造后原有的涉案专利产品的生产能力加强，使用方给胜达公司也支付了相应的对价，因此，胜达公司此行为构成侵权，应当承担停止侵权并赔偿损失的民事责任”

二审观点：

“本案所涉框架式空气过滤器最初系由毅兴公司为中石化湛江东兴公司生产安装的专利产品，中石化湛江东兴公司在该设备尚能使用的情况下，因扩充净化能力，招标对设备进行改造，且改造的结果是提高了设备的净化能力，因此胜达公司与中石化湛江东兴公司签订、履行合同的改造行为属于产品制造行为。”

可见对于改造行为，法院未能予以认可是合理的使用行为，哪怕改造的是经专利权人同意而出售的产品，直接以制造论定。而一旦认定了制造行为，由于该案件中的改造是增加技术特征，必然是全面覆盖的，故推导出了侵权的结论。

但如我们从考虑权利用尽的角度考虑，权利人的产品售出后即已获得了相应的收益及回报，不应在后续有再次收益的机会。且实施人的行为也未挤占原权利人的市场份额，并未再造一个产品而销售，认定为侵权是否扩大了权利人的利益边界？比较遗憾的是，该案件并未就“权利用尽”展开论述，实施方也未就此进行抗辩，故未能一探使用与再造的边界。

鉴于再造的确认，并没有统一的标准及判断方法，结合目前的主流观点，“修复”还是“再造”可以从以下几个方面进行判断：

    1、比较原产品与“新”产品。当买方购得的专利产品随着时间的推移，整体已经被耗尽时，则认为该产品已经不再是原产品，对此进行的修理或是改造等，得到的只能是一个新的产品，即为再造。

    2、根据“更换的部件对于整个专利产品而言是否是次要的部分”进行判断。比如说，替换的部件相对于专利产品其他部分的寿命；被替换的部件是否包含了发明构思；被替换的部件相对于其他部分是否相对独立；修复工作的复杂程度。一旦确认为次要的部分，则倾向于系修复而非再造。

毛慧恒，江苏创凯律师事务所执行主任，EGLA全球精品律所联盟知识产权中心副主任、江苏省律协知识产权专业人才库、无锡市优秀律师。